杨  成

[本案涉及的问题及其解决]
    本文评析的主要内容是原告的商业秘密和被告的实用新型专利是否存在知识产权权利冲突及冲突所产生的法律后果，对权利冲突法院如何依据现有法律平衡协调当事人之间的利益冲突，重点分析了当事人通过何种法律救济途径才能更有效地保护其合法权益，同时就法院实体判决的妥当性进行了探求，从而为妥善解决纠纷、平息矛盾，充分保护正当权利人行使权利，实现社会公平和正义提供最合乎理性的解决方案。
[案情概要]
    1985年，常州电力机械厂（以下简称电力厂）通过中国技术进口总公司，出资52万美元从美国国际电话电报公司独家受让引进设计制造恒力支吊架专有技术，许可合同有效期10年。电力厂对引进的专有技术制定了加强科技档案保密工作及密级划分、防止在职或退休职工泄露商业秘密的管理制度。孙寿发系电力厂副总工程师，具体参与了技术引进和培训工作，是工厂定密工作小组成员。孙寿发退休后，于1997年7月向国家专利局申请恒力弹簧支吊架实用新型专利，在专利申请受理后立即与镇江市江悦实业集团公司（以下简称江悦集团）签订专利技术转让合同，1998年10月3日国家专利局颁发实用新型专利证书，次月18日予以授权公告。此前，在孙寿发指导参与下，江悦集团为四川某电厂生产制造出恒力支吊架样机3台并进行评议安装，为此共支付孙寿发技术转让费12万元。一、二审对电力厂引进的恒力支吊架技术经技术咨询和技术鉴定，均认为不为公众所知悉，孙寿发的专利技术包含电力厂的引进技术。
    [本案争议焦点]
    1、电力厂是否为引进恒力支吊架技术的权利人；2、电力厂的引进技术是否成为其商业秘密；3、孙寿发和江悦集团是否存在侵犯电力厂商业秘密的行为。
    [法院裁判意见]
    一审认为，电力厂是引进恒力支吊架技术事实上的独占许可使用人，依法享有诉权，可以独立原告身份诉讼。电力厂引进的是专有技术，采取了适当保密措施，许可合同有效期届满不因此丧失技术的秘密性，依法构成其商业秘密。孙寿发知悉技术秘密但仍申请专利，致使电力厂的技术被披露公知，其行为侵犯了电力厂的合法权益，同时孙寿发与江悦集团转让技术的行为也共同侵犯了电力厂的利益，应承担侵权责任，一审判决：孙寿发和江悦集团立即停止侵权，即停止使用、转让恒力支吊架技术，所掌握的技术资料立即销毁；孙寿发赔偿电力厂经济损失10万元。孙寿发不服，提出上诉。二审认为，电力厂的商业秘密已被孙寿发披露公开，判决孙寿发停止侵权已无实际价值，孙寿发与江悦集团的技术转让合同是在申请专利后获得专利前签订，江悦集团使用的是已被公开即将授予专利的技术，而非电力厂的商业秘密，故江悦集团不构成侵权，二审遂撤销了一审关于孙寿发和江悦集团立即停止侵权的判决内容。
    [评析]
    由于原告电力厂提起的诉讼是侵犯商业秘密之诉，故本案涉及的关键问题是原告的商业秘密与被告的实用新型专利是否构成知识产权权利冲突，以及构成权利冲突如何依据现有法律规定平衡协调当事人之间的利益冲突，当事人选择何种法律救济途径，才能最有效地保护正当权利人依法享有的合法权益。本案一、二审判决存在一定差异，因此还涉及法院实体判决的妥当性、正确性及如何适用法律等问题。现就本案相关问题发表自己的评析意见。
    一、原告的商业秘密和被告的实用新型专利存在知识产权权利冲突。
    1、知识产权权利冲突的含义、特征。
    对知识产权权利冲突，理论界有多种学理解释，最高人民法院于1998年7月公布的《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》（法[1998]65号，以下简称纪要）对知识产权权利冲突的含义、产生原因及表现形式作出明确规定：知识产权权利冲突，是指对争议的智力成果或者标记，原、被告双方均拥有知识产权。造成权利冲突的原因，主要是因为我国对知识产权审查授权的部门不同，且这些知识产权授权的最终审查权不在人民法院……主要表现为：1、同一类型权利的冲突，如发明、实用新型与外观设计专利之间的冲突；2、不同类型权利的冲突，如外观设计专利权与商标权发生冲突……。作为专业从事审判工作的法院，在法律或司法解释对知识产权权利冲突未有明文规定的情况下，应以纪要精神作为审判实践的基本判断依据和标准。据此分析归纳知识产权权利冲突的基本法律特征为：①权利客体的相同或相近似；②权利主体归属的不同；③权利之间的相互抵触冲突；④调整权利的法律或法条不相同。
    2、原告的商业秘密属于知识产权。
    我国现有生效的法律涉及商业秘密的条款主要有：《中华人民共和国反不正当竞争法》第十、二十五条，《中华人民共和国合同法》第四十三、三百二十五、三百四十一至三、七、八、三百五十至五十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六、一百二十条第二款及最高院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第154条，《关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条第二项、四十八条，《中华人民共和国刑法》第二百一十九条，《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二十七、八、三十五条。行政规章主要是国家工商局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》。其中反不正当竞争法第十条第三款、刑法第二百一十九条第三款、最高院关于民诉法司法解释第154条对商业秘密的含义分别进行了界定，其条款措词表述不完全相同，但并无实质性区别。我国民法通则没有将商业秘密单独确定为独立的民事权利，但立法、理论界和实务界一般认为商业秘密是一种权利，且为无实体财产权 。我国司法实践将商业秘密作为知识产权进行保护，其国际法依据是我国已加入的《与贸易有关的知识产权协定》（即Trips协议第七节第三十九条），虽然该节名称是对未公开信息的保护，但国际公认即指对商业秘密的保护；其国内法依据是刑法将侵犯商业秘密罪纳入第七节侵犯知识产权罪，由此可反推出商业秘密属于知识产权。另外我国立法和司法实践倾向认为，在知识产权法律保护体系中，反不正当竞争法是专利法、商标法、著作权法的兜底法，即上述三部法律不能规制时，均可适用反不正当竞争法处理知识产权纠纷。反不正当竞争法是我国保护商业秘密的主要法律依据，这也说明商业秘密归属知识产权类型。
    3、本案存在知识产权权利冲突的理由。
    首先，电力厂是引进恒力支吊架专有技术的在先使用人，又是商业秘密的合法持有人。因为第一，商业秘密权利的取得无须申请，更无须经国家有关行政机关审批即无需国家授权，甚至不需要司法机关的认定。第二，只要权利人对包括但不限于自主开发或从第三方合法取得的不公知技术采取适当保密措施，即自动取得商业秘密事实上的独占权，因此商业秘密具有相对独占性，可以由多个权利主体合法地同时独立拥有。法律着重保护权利人禁止他人不正当获取、披露、使用技术信息或经营信息的权利，而不是保护技术信息或经营信息本身或权利人对该信息的绝对占有。第三，商业秘密保护期限不受法定或约定时间的限制，只要不公开或不公知，其权利就受到法律保护。本案一、二审认为电力厂虽不是恒力支吊架专有技术的所有人，但其获取技术完全合法且支付了巨额对价，对引进技术采取一系列适当的保密措施，故依法确认构成电力厂的商业秘密。依据纪要关于人民法院应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或在先使用人享有继续使用的合法的民事权益精神，电力厂是在先的独家使用人，在许可合同有效期届满后并不影响成为商业秘密的合法持有人，继续使用该技术生产产品，并在商业秘密受到不法侵害时，作为正当权利人通过诉讼保护其合法权益。
    其次，孙寿发的实用新型专利技术，一、二审进行技术咨询、技术鉴定后一致认为，专利权利要求包含电力厂主张保护的商业秘密，二者相对应的技术之间无实质性差异，因此电力厂的商业秘密与孙寿发的专利技术主要（实质）部分二者的权利内容基本相同，也即权利客体基本相近似。当然这里涉及到法院对被告专利保护客体的范围确定，是否属于以司法权取代专利机关的行政权审查专利权的问题。有一种观点认为，根据我国现有的专利保护制度，即使法院享有最终的司法审查权，但涉及专利权终止、无效宣告的行政审查权在专利行政机关和复审委员会，法院决定专利权客体行使范围，实际导致法院可以变更、终止专利权，属于司法权取代逾越行政权。笔者不能苟同，因为本案对被告专利保护客体的审查，是法院依据相关法律规定和当事人所举的权利要求书等证据，对权利内容进行的一项事实审查，对客体保护范围依法作出认定，仅此并不触及专利终止或效力问题，属正当行使司法权。
    再次，前文述及原告的商业秘密是合法的知识产权，依据权利属性适用反不正当竞争法调整。按我国专利法律保护制度，孙寿发的专利保护期从受理专利申请日起算，专利权具有绝对的排他性和公开性。综上，笔者认为，本案电力厂的商业秘密和孙寿发的专利从专利申请日至授权公告时存在知识产权权利冲突，在授权公告后仍存在权利冲突，但是前后冲突的表现形式是否相同，也即是否会产生不同的法律后果，是下文讨论的重点内容。
    4、本案原被告存在权利冲突的法律后果。
    对原被告之间的权利冲突会产生何种法律后果，有五种意见。第一种意见认为，孙寿发的专利经行政程序获取，在未经专利机关依行政程序撤销或宣告专利无效前，该权利仍合法有效，即使被告对电力厂造成损害，也可以构成免责事由，所以孙寿发行使专利权的行为正当合法，不能认定对原告构成侵权；第二种意见认为，孙寿发的专利经专利行政机关授权公告后，电力厂未向专利复审委员会请求宣告该专利权无效，视为默认专利的正当合法性，由于专利具有独占性（即排他性），因此电力厂继续使用商业秘密，相反构成对孙寿发专利的侵权；第三种意见认为，不论是自然形成的权利还是经行政程序产生的权利，没有大小高低之分，只要权利之间发生冲突，法院就应当按照诚实信用和保护在先权利原则，直接认定被告构成侵权并迳行作出判决，至于在行政程序会产生何种后果，不属民事审判考虑的范畴；第四种意见认为，应由当事人按行政程序请求相关行政部门先行解决权利冲突问题，然后再按司法程序处理知识产权纠纷案件；第五种意见认为，对主张经行政程序核准的知识产权侵犯在先权利提起民事诉讼的，此类案件不属于法院管辖 。
    笔者倾向第三种意见，理由是：①电力厂是引进技术的在先使用人，又是商业秘密的合法持有人，依据纪要精神，在许可合同有效期届满后享有继续使用技术的权利，依据保护在先权利原则，其商业秘密应在先或优先获得保护；②孙寿发取得专利存在恶意。孙寿发具体参与过技术引进、培训工作，了解掌握技术，作为工厂定密小组成员知悉企业的保密规定，对电力厂的商业秘密负有保密义务是无条件、不附期限的。孙寿发将商业秘密作为专利技术的主要（实质）内容申请实用新型专利，致使其成为技术的合法权利人，违背了诚实信用原则和公平原则，其主观恶意是显而易见的；③孙寿发申请、转让专利的行为不合法。如前所述，申请专利行为违反民法通则规定的诚实信用原则和公平原则，因而不合法；对转让专利行为，虽然转让合同在受理专利申请后的第三天签订，但笔者从案卷发现，江悦集团法定代表人及相关技术人员均承认签订合同前孙寿发已受聘于公司，在接洽中孙寿发介绍过任职及恒力支吊架技术引进情况，并称电力厂知道会不放过他；还承认孙寿发是利用电力厂的引进技术在公司从事技术工作，其提供的图纸部分有电力厂的名称。笔者还发现江悦集团为客户生产的支吊架产品是按美国引进标准而不是按专利技术验收。综上，可以认为转让行为是为了规避法律，故意掩盖侵权真相，是不合法的。这里笔者要强调的是，行为结果的合法形式并不绝对意味着行为本身的合法性，因此本案不能仅因具备专利授权的结果，就必然推导出专利申请和转让行为是合法的结论。即使结果的形式合法，只要有足够的证据证明其实施、形成过程违反法律规定或基本原则，行为本身仍应认定为非法；④本案权利冲突产生了不正当竞争后果。由于江悦集团的产品以美国引进标准而不是以所谓的专利技术验收，其产品名称型号、规格与电力厂完全相同，原被告构成竞争关系的同时对用户起到误导作用，误认为江悦集团是通过合法途径使用引进技术生产相同产品，电力厂作为在先权利人享有的合法权益，作为商业秘密的合法持有人享有的市场利益因此受到损害；本案产生的另一后果是电力厂的商业秘密因专利的授权公告而被披露公知，同时孙寿发成为技术的合法权利人。上述损害结果与申请、转让专利行为存在直接的、必然的因果关系。综上，被告的行为符合传统民法理论关于侵权行为的法律构成要件，构成侵权。
    笔者要进一步指出的是，本案以专利授权公告为时间界线，在此前后权利冲突产生的法律后果各不相同（具体原因下文详细分析）。专利申请日至授权公告日期间，是专利的绝对排他性和商业秘密的相对独占性之间的冲突，冲突结果是两种权利互不相容，被告构成侵权。授权公告后因专利的公开性，权利冲突结果是电力厂的商业秘密丧失，不再是商业秘密的合法持有人，孙寿发却成为技术的合法权利人。
    二、本案原被告权利冲突的法律救济。
    解决权利冲突适用保护在先权利原则，它是各国普遍承认的解决知识产权权利冲突的基本原则 。鉴于我国实用新型专利申请审批制度的特点，发生权利冲突原告选择何种法律途径、方式救济其在先权利，对原告权益是否得到充分有效的法律保护，有至关重要的作用和影响。
    1、救济途径、方式
    纪要规定：凡涉及权利冲突的，一般应当由当事人按照有关知识产权的撤销或无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权的侵权纠纷或者其他民事纠纷案件。据此本案第一种救济途径是，电力厂作为商业秘密权利人依专利法第四十五条规定，先向专利复审委员会申请宣告专利无效，然后再向法院提起侵权诉讼追究侵权责任。但是电力厂的商业秘密因专利授权公告而被披露公知，故选择此种救济途径、方式将导致电力厂不再是商业秘密的合法持有人，因此享有的市场利益等权益无法得到继续、有效的保护，所以第一种途径不适合。
    第二种救济途径、方式为，依民诉法第一百零八条规定，只要符合起诉条件，电力厂可直接提起侵权诉讼追究被告的侵权责任，法院依据民法关于侵权行为的构成要件、归责原则、赔偿原则，对被告是否构成侵权迳行作出判断处理，即本案处理模式，这种方式可阻止包括被告在内的其他人使用专利技术，保证原告继续持有、使用技术。法院对在后的专利是否侵犯他人权利进行审查判断的依据是，1993年最高院对北京高院受理的天津市东郊农牧场诉中国人民解放军3608工厂专利侵权上诉案的批复，其内容为："人民法院不应当仅以被告拥有专利权为由，不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求，而应当分析被告拥有专利权的具体情况以及原告专利权的关系，从而判定是否构成侵权"。该批复说明在司法实践中，实际上是允许法院就专利权是否构成侵犯他人的权利作出判断的 。笔者认为第二种途径仍有后遗症，就是法院判决被告停止侵权后，一般被告不会再向专利局缴纳专利年费，根据专利法第四十四条规定将导致专利提前终止，原告最终仍可能丧失合法的技术持有人地位，其权益最终无法得到完整保护，故采用这种方式仍有弊端。
    第三种救济途径为，电力厂同时提起专利权确权之诉和侵权之诉，侵权纠纷先中止审理，待法院对专利权权属纠纷审理并判决变更电力厂为专利权人后，再恢复侵权纠纷的审理程序。笔者认为这种方式的优点在于，可完整有效地保护电力厂基于在先权利人和合法的技术持有人所享有的合法权益，又可继续维持其合法的技术持有人地位。笔者倾向采用此种方式。
    2、本案法律适用问题。
    电力厂是以侵犯商业秘密为由提起诉讼，而专利通常由专利法规范调整，因此发生权利冲突时，能否适用反不正当竞争法是一个值得研究的法律适用问题。笔者认为本案应适用反不正当竞争法，理由是：①电力厂的诉讼请求是请求被告停止侵犯商业秘密，根据诉因是案件审理的依据这一诉讼法原理，对商业秘密的确认和侵权与否均涉及案件实体问题，必须首先适用反不正当竞争法关于商业秘密的法律规定；②江悦集团侵权行为的性质，决定了必须适用反不正当竞争法调整。原被告签订转让合同在专利申请后的第三天，即1997年7月20日，笔者认为申请行为并不立即导致专利技术的披露公知。所谓披露公知是指针对不特定人的公开，依据专利法第四十条规定，我国对实用新型专利实行初步审查的审批制度，专利行政部门授予实用新型专利的同时予以公告。初步审查是指专利行政机关对实用新型专利是否具备形式条件进行的审查 。实用新型专利只经过初步审查就可以授予专利权，因此在初步审查至授予专利前，专利审查部门对申请资料不公开披露，只有授予专利权后才在专利文献上公开披露权利要求书、说明书等资料。申请人将说明书、权利要求书等申请资料递交给专利代理机构代办申请，不应视为向不特定人的公开披露行为。《专利代理条例》第二十三条规定：专利代理人对其在代理业务活动中了解的发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保守秘密的责任。所以专利代理人对说明书、权利要求书等申请资料负有保密义务，专利审查部门的审查行为与专利代理人的代办行为是关联行为，都是申请人的申请行为所产生利益的延伸，理当也不应视作公开行为。本案专利公告时间为1998年11月10日，该日是商业秘密的公开披露时间。前文述及此前孙寿发和江悦集团已经为客户生产出产品，由此判定江悦集团使用了电力厂的商业秘密。使用商业秘密构成的侵权行为，应适用反不正当竞争法调整；③在我国知识产权法律保护体系中，反不正当竞争法是专利法、商标法、著作权法的兜底法，本案中上述三部法律均不能规制，应适用反不正当竞争法调整解决。
    三、本案实体判决的妥当性问题。
    本案一、二审均认定孙寿发构成侵权，但一审直接判决被告停止侵权，包括停止使用、转让专利技术，二审认为商业秘密已公开，判决停止侵权已无实际价值，遂没有判决被告停止侵权，二份判决的差异引发了实体判决表述的正确性、妥当性问题。有种观点认为经行政程序产生的民事权利，直接判决停止侵权，其实质是不经法定程序否定民事权利的效力，违反程序的正当性 。笔者认为，电力厂的诉讼请求是要求停止侵权，既然认定构成侵权，那么法院必须对诉讼请求明确作出肯定或否定的回答，判决主文回避停止侵权问题，必将导致对电力厂诉讼请求的漏判，在实体判决的逻辑结构上也存在问题。虽然本案商业秘密已披露公开，具有不可逆转让性，但孙寿发、江悦集团共同实施侵权行为时，商业秘密仍存在，授权公告后双方仍以合法的形式占有、掌握该技术，判决停止使用、转让技术，可确保禁止被告继续实施侵权行为，从平衡当事人的诉讼利益考虑具有正当合理性。
    者，纪要规定：经过撤销或者无效程序未解决权利冲突的，或者自当事人请求之日起3个月内有关授权部门未作出处理结果且又无正当理由的，人民法院应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。纪要虽未直接、明确申明，法院对经行政程序获得的民事权利可迳行判决停止侵权，但仔细推敲，其实隐含着法院可判决侵权人承担停止侵权、赔偿损失等民事责任的意思内容，因此本案判决专利权人停止使用、转让专利技术是有依据的。最后，为了防止专利权人不缴纳专利年费而提前终止专利，维持电力厂作为商业秘密权利人具有的相对独占的市场利益，笔者认为，为更好地体现实体判决的妥当性，本着公平合理原则，还可判决专利年费由电力厂负责缴纳，孙寿发在手续上应提供协助。